注册知识产权相关交易的重要性

1. 商标、专利和注册的外观设计属于个人财产1，它们可以像任何其他形式的财产一样成为商业交易的标的。 事实上，知识产权商业化的常见例子包括转让和许可。
2. 在某些司法管辖区，此类涉及知识产权的交易(“知识产权相关交易”) 的注册登记是强制性的，因为它们需要在相关的知识产权登记册上进行记录和登记。 然而，新加坡并未强制要求此类注册，因为与知识产权相关的交易 “不一定因为未注册而无效”. ²但是，由于未能注册此类知识产权相关交易，可能会产生严重后果。 本文将探讨两个这样的后果：获得救济的权利和与第三方相关的权利。

3. 未能注册知识产权相关交易将严重限制原告在知识产权侵权诉讼中的补救措施。例如，《专利法》第 75 条规定：
   
   未注册对侵权诉讼的影响75. 如果某人凭借[转让、抵押、许可、担保权益的授予、法院命令]成为专利的所有人或所有人之一或独家被许可人，而该专利随后被侵犯，法院或注册官不得判给他损害赔偿金或命令他就在该交易、文书或事件注册之前发生的此类随后侵权获得利润，除非 —
   1. 该交易、文书或事件自其日期开始的 6 个月内登记；或者
   2. 法院或注册官认为在该期限结束前注册交易、文书或事件是不切实际的，并在其后尽快注册。类似的规定在商标和注册外观设计也存在。³
4. 此类条款的影响会很严重，如英国 LG Electronics Inc. v NCR Financial Solutions Group Ltd (“LG Electronics”).一案所示⁴ 在本案中，原告是两项专利的注册所有人。它通过一系列四项独立转让获得了这两项专利。在进行转让时，这些转让均未在英国专利局注册。直到后来，原告才试图在英国专利局登记所有转让协议。
5. 本案涉及专利侵权诉讼的一个初步点，即对英国专利法第 68 条的解释（这是起草新加坡专利法第 75 条的基础）。
6. Jacob J 解释说，英国专利法第 68 条“旨在让拥有专利权的人登记在册。如果他们不这样做，他们将失去获得损害赔偿的权利，并且他们无权将损害赔偿权出售给其他人”⁵ 换句话说, “该部分的主要目的是确保英国乃至世界的公众知道谁拥有英国的专利企业”.⁶
7. 《英国专利法》第 68 条对原告诉讼的影响有两方面：
   1. 首先，在原告（即涉及专利的当前所有人）在英国专利局设法登记其权益之前，它不能在转让未登记期间要求损害赔偿，尽管事实上它是专利的物主/所有人； 和
   2. 其次，由于之前的所有人都没有登记其所有权权益，原告也不能就这些之前的那些侵权行为提出索赔。 用 Jacob J 的话来说，原告“已经获得，而且他所能获得的，是他的前任的任何损害赔偿权利。 他所获得的不能超过转让人给予的权利”. ⁷
8. 因此，在不符合《英国专利法》第68条的情况下，该索赔在不同的时间段内被禁止。
9. 如果在新加坡出现类似的事实情况，即使不完全相同，也很可能会产生类似的结果。
10. 可以吸取两个重要的教训：
    1. 首先，获得特定知识产权权利的一方必须确保与知识产权相关的交易已在相关知识产权登记处登记，这一点很重要。 否则，可能会对权利人可用的补救措施的范围产生不利影响。
    2. 其次，如果该知识产权有涉及一串所有权问题的历史，还应进行尽职调查，以确定是否存在相关交易未在登记簿上记录的“缺口”。 这将促使潜在的买家（重新）评估其对此事的立场。

11. 未能记录知识产权相关交易的第二个后果是出现在第三方竞争索赔时。举例说明，假设甲方将其商标转让给乙方。随后，甲方将同一商标转让给丙方，导致乙方与丙方就该商标的所有权归属发生争议。在这种情况下，《商标法》第 39(3) 条规定，在申请注册[转让、授予许可、授予担保权益、由个人代表作出同意或法院命令]之前，对于在不知情的情况下获得注册商标或在该注册商标下有冲突利益的人，该交易无效。在专利和注册外观设计方面也存在类似规定 ⁸
12. 新加坡知识产权立法规定的要点是，知识产权的初始权益可能会被后续购买相同权利者击败，前提是购买时没有通知先前的权利。这基于后续购买者在购买时必须诚信行事。
13. 加拿大的Verdellen v Monaghan Mushrooms Ltd (“Verdellen”) ⁹ 一案 涉及这种竞争权利的情况。申请人是Rol-land Farms Limited 的雇员，发明了该争论中的专利。他声称他和公司之间有一项协议，根据该协议，他将拥有他发明任何东西的权利，包括正在讨论的专利。
14. 被申请人随后购买了 Rol-land Farms Limited公司（包括其知识产权），并声称其是该专利的所有人。

<li《加拿大专利法》第51节规定，影响发明专利的每项转让，无论是第49节或第50节提及的转让，对任何后继受让人均无效，除非该转让在后继受让人主张权利的文书注册之前按照这些条款的规定进行了注册。

15. 加拿大立法的含义是明确的：未能登记第一次提及的交易将意味着其对后续受让人无效。法院解释说，后继受让人必须是善意的、有偿且未经通知而获得相同知识产权权利的人。虽然《加拿大专利法》的措辞与《新加坡专利法》不同，但在实质上，理论基础可以说与新加坡的情况相同。
16. 由于申请人与 Rol-land Farms Limited 之间的协议未正确注册，法院认为该协议的被申请人为有诚意的有价购买而未获任何通知，因此该等协议无效。
17. 可以吸取两个重要的教训：
    1. 首先，如果一方获得了一项知识产权的权利，确保向知识产权局提交相关申请以确保其权利不被后续购买者击败，这一点极为重要。
    2. 其次，在获得某项知识产权的权利时，购买者很可能依赖相关的知识产权登记册来满足通知要求。在Verdellen一案中，被申请人-买方“对要获取的业务进行了尽职调查，包括专利信息。向[其]提供的所有信息与[Rol land Farms Limited]持有所涉专利权所有权权益的公开信息一致”¹⁰ 除非已提请后续购买者注意特定事实，然后给其通知，否则假设后续购买者对相关知识产权登记注册的依赖足以满足通知要求并非不合理。

19. 在进行知识产权相关交易时，各方可能会忽略对此类知识产权相关交易进行登记注册的必要性。本文旨在强调未能注册知识产权相关交易的后果。由于未能注册知识产权相关交易的风险可能性很大，各方应注意始终确保其权利不会因未能遵守相关法律规定而无意中丧失或减少。

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¹ See section 36 of the Trade Marks Act, section 41(1) of the Patents Act and section 32(1) of the Registered Designs Act
² Guy Neale v Ku De Ta SG Pte Ltd [2015] 4 SLR 283 at [75]
³ Section 39(4) of the Trade Marks Act and section 34(4) of the Registered Designs Act
⁴ [2003] FSR 24
⁵ LG Electronics at [18]
⁶ LG Electronics at [15]
⁷ LG Electronics at [11]
⁸ Section 43(1) of the Patents Act and section 34(3) of the Registered Designs Act
⁹ 2011 ONSC 5820
¹⁰ Verdellen at [18]