CONSOLIDATED ARTISTS B.V. 对 THEFACESHOP CO., LTD. 的案件评述 [2017] SGIPOS 7

1. 当一个品牌的所有者成功注册了与商品或服务相关的某种描述性的品牌时会发生什么？ 他们可以在多大程度上维护自己的权利并防止其他贸易商在其产品上使用该品牌？弃权声明在异议和侵权诉讼中的影响是什么？
2. 本案试图解决其中一些问题，但留下了许多问题没有答案。在上诉法院更广泛地解决这些问题之前，本案只是将自己添加到一系列案件中，这些案件试图解决弃权声明在商标法中的地位，但尚未最终确定其目的。

3. 异议人是一家源自西班牙的时尚和配饰企业，声称他们拥有一个著名的 MANGO 商标，特别是他们拥有（“异议人的早期商标 1”）和（“异议人的早期商标 2”）新加坡的各种产品，包括第 3 类化妆品。
4. 异议人根据早先在第 3 类类似商品上的 MANGO 注册，试图反对申请人在第 3 类主要针对化妆品相关规格的“MANGO SEED THEFACESHOP”（文字商标）（“申请人商标”）商标申请。
5. 申请人是一家从事皮肤护理和化妆品业务的韩国公司，已于2017年1月13日写信给注册官，要求放弃其第3类商标中“MANGO SEED”的字样（该请求是在提出反对意见后提出的，事实上是在2017年3月28日举行听证会后，即在提交所有证据后提出的）。
6. 注册官随后致函异议人，征求他们对所要求的弃权声明的意见，而异议人于 2017 年 1 月 20 日回应称，弃权声明不会改变他们对异议程序的立场。弃权声明于 2017 年 2 月 1 日登记在册。

1. 初步问题：“MANGO SEED”的弃权声明

7. 异议人试图声称申请人无权根据《商标法》（第 332 章，2005 年修订版）（“TMA”）第 14 条提出弃权声明。此外，在进入弃权声明后，没有要求通过修改诉状来重新定义当前异议的边界。最后，弃权声明是在申请人提交其商标申请 3 年后，并且是在所有诉状都已结束之后才提交的，这是对程序的滥用。
   1. 异议人主张，根据商标法第 14 条，弃权声明是不被允许的。
8. 关于商标法第 14 条，PAR（听审官）已澄清这不是关于弃权声明的适用部分；第 30 条才是适用的条文。然后，PAR 继续从确定商标是否具有混淆性和相似性上可能产生混淆时，研究是否应考虑弃权声明的问题。
9. PAR 指出，在注册局一级确定了两类案件，在这方面没有高院裁决。 Hu Kim Ai 和 Coffee Club 等案例表明，在确定相似性时不应考虑弃权声明，这仅表明申请人对弃权声明的元素不具有权益。同时，Pirelli的案例曾建议，如果两个商标之间的唯一相似之处是被放弃的元素，则基于在先注册的异议就不会成功。
10. 在审查英国判例法后，PAR 得出结论认为Pirelli采取的立场是正确的。
11. 然而，PAR指出，在这种情况下，申请人是提出弃权声明的人，而不是异议人。因此，对“MANGO SEEDS”一词的弃权声明是否应剥夺异议人对“mango”一词主张所有权的权利，这一弃权声明涵盖了整个相似性要素（即“mango”），仍有待决定。
12. 在这方面，由于任何一方在这一点上都没有提出任何意见，因此 PAR 将问题悬而未决。无论如何，PAR 认为，即使不考虑弃权声明，商标的相异之处也多于相似之处。
    2. 异议人辩称，没有要求修改反对的界限
13. 值得注意的是，当注册官在考虑弃权声明写信征求他们的意见时，异议人没有提出这一反对意见。
14. 除上述内容外，异议人还提出，弃权声明不影响异议程序，如上所述，PAR 持相同观点，尽管原因不同。
    2. 异议人争辩这是滥用程序
15. 尽管异议人辩称，申请人应该在审查过程中提交弃权声明，但注册局指出，TMA 第 30 条似乎考虑到可以在注册过程的任何阶段提出弃权声明，即使在注册已经完成之后也是如此。

2. 商标的相似性

16. 在确定商标是否相似时，PAR（在Staywell之后）还必须考虑所涉及商标的显著性程度。在这方面，PAR 认为，异议人较早的“MANGO”商标 1 是对第 3 类商品的相对描述性的。虽然异议人引用了销售数据以显示获得的显著性性，但 PAR 指出，不清楚这些销售数字是否与第 3 类商品有关。
17. 另一方面，PAR 表示申请人的商标更具显着性，因为她发现“THEFACESHOP”字样是申请人商标的主要组成部分。
18. 鉴于上述情况，异议人的早期商标 1 被认为与申请人的标记非常不同，并不是整体上相似。
19. 关于异议人早先的“MANGO ADORABLY”商标 2，PAR 认为“ADORABLY”一词已占标记的 40% 左右，与“mango”一词一样具有独特性，并将在事实有助于将异议者的早期商标 2 与申请人的标记区分开来。
20. 因此，PAR 也认为这些标记的不同之处多于相似之处，与异议人的早期标记 1 相比更是如此。

3. 货物的相似性

21. 鉴于提交的异议商标和申请人商标的说明，PAR 毫不费力地发现在第 3 类涵盖了相同和相似的商品。

4. 第 8(2)(b) 条：混淆的可能性

22. 考虑到案件的所有情况以及异议人提供的销售和促销数据证据，PAR 不相信异议人已证明其商标在第 3 类商品中享有声誉。 PAR 还正当地警告（引用Staywell），声誉可能并不总是有利于异议人。
23. 虽然 PAR 讨论了确定无混淆可能性的各种因素。 PAR 特别强调相关的第 3 类商品，即化妆品和面部/身体护理产品，是高度个人化的产品，消费者在购买时需要特别注意。虽然这些产品通常不是很贵，但它们也不便宜，更重要的是，错误的购买可能会对消费者的健康和外表造成不利影响。
24. PAR 进一步指出，即使这些产品通常作为现成产品出售，但总会有专业人士在场帮助消费者做出选择，以确定更合适的产品。
25. 也有人指出，鉴于此类产品的个人性质，消费者会特别注意产品的品牌，因为他们可能比起其他品牌更信任某些品牌，并会确保他们购买的是正确的品牌。
26. 鉴于上述原因，PAR 认为不存在混淆的可能性，因此根据第 8(2)(b) 条下的异议理由不能成立。

5. 第 8(4)(b)(i) 条：在新加坡广为人知

27. 尽管 PAR 已经发现异议人的商标与申请人商标的差异大于相似，但 PAR 继续分析异议人的商标是否满足“在新加坡知名度”的标准。
28. PAR 的结论是，异议人提交的作为证据的销售和促销数据反映了异议人商品在新加坡的强劲销售。然而，PAR 指出，发票通常体现了异议人较早的标记 1的真实情况。因此，PAR 发现异议人较早的标记 1 在新加坡会被认为是众所周知的，但异议人较早的标记 2 并非如此（为“MANGO ADBORABLY”）。
29. 关于异议人商标与申请人商标之间是否存在混淆联系，PAR 认为，由于与上文第 8(2)(b) 条中关于混淆可能性测试所述的类似原因，不会存在这种混淆联系。 因此，也不会有损害的可能性，因此这一异议理由也必然失败。

6. 第 8(4)(b)(ii) 条：为广大公众所熟知

30. 同样基于这一理由，尽管已经发现异议人的商标与申请人商标的不同大于相似，但 PAR 仍然对这一异议理由的其他要素进行了分析。
31. 由于 PAR 发现异议人较早的标记 2 在新加坡并不为人所知，显然该标记更不可能为广大公众所熟知。
32. 关于异议人较早的标记 1，虽然 PAR 承认异议人在新加坡的销售额相当可观，但PAR 无法得出结论，异议人的较早商标已满足被视为“稀有和独家类别”商标的标准——即“为广大公众所熟知”的商标。
33. PAR 还指出，全球销售和促销数据以及赞誉的证据令人印象深刻，但异议人未能在这些证据与新加坡背景之间建立联系。尽管异议人只是简单地说“新加坡人广泛前往欧洲和许多其他国家……”，但同样没有证据支持；异议人也未能将新加坡人的旅行习惯与其在新加坡的商标享有的声誉联系起来。

7. 第 8(7)(a) 条：申请人的商标不得以假冒为由注册

34. 关于这一异议的理由，基本上异议人必须证明申请人存在假冒行为。为此，鉴于他们在新加坡的销售和促销的数据，异议人已经满足了假冒测试的善意要求，这一点毫无争议。
35. 然而，PAR认为，根据第8（2）（b）条和第8（4）（b）（i）条提出异议理由的“混淆可能性”和“混淆关系”所述的类似的原因，申请人没有作出虚假陈述。
36. PAR 考虑了异议人的论点，即“MANGO”一词是异议人商品的独特之处，商誉与此相关，申请人意图通过暗示申请人的业务是扩展业务或以其他方式与异议人的业务相关而在双方的业务之间造成混淆。
37. 尽管如此，在考虑了该事项的所有情况后，PAR 无法接受上述论点，并认为在申请人的标志中包含“SEED”一词具有一定的重要性。同时，PAR 指出，异议人始终只使用他们的商标作为“MANGO”，而没有提及芒果果实的某些部分，例如种子。在这方面，PAR 认为不存在虚假陈述的可能性，因为这样申请人将被视为与异议人有经济联系。

38. 本案证明了弃权制度在商标注册中的低效性。如果一个术语是对与之相关的商品或服务的描述，注册局最好更加一致地确保在授予商标注册之前始终需要对此类条款的弃权声明，或由商标法下的描述性原则的管辖。
    管理弃权声明制度的方法不一致，可能会导致注册了包含描述性成分和/或弃权声明的商标所有人的不确定性。
39. PAR 进一步提出了一个问题，即自愿包含在在后一个商标中的弃权声明是否可以作为限制早期商标专有权的依据。答案很可能是否定的。如果在先注册的不受弃权声明的约束，则意味着根据商标法，商标所有者对其注册的商品和服务享有使用该商标的专有权。不应允许寻求注册与在先商标相似或相同的商标的后续申请者通过自行决定简单地插入弃权声明来绕过这种排他性，因为这会大大降低整个商标注册制度的效果。
40. 关于异议人依据第8（7）（a）条关于假冒的反对理由，在得出不存在虚假陈述的结论时，PAR的考虑因素之一是，异议人一贯只使用“芒果”（mango）一词，而没提及水果的其他部分，而申请人使用了“芒果种子”（mango seed）一词。
41. 这种推理的风险可能会排除异议人对其他类似商标强制执行其权利的能力。不能说，在所有情况下，如果另一个贸易商使用标记表示芒果水果的特定部分，仅仅因为异议人没有使用标记表示水果的其他部分，就构成虚假陈述。
42. 此外，正如PAR本人所指出的那样，根据她在其他异议理由和案件总体情况下关于“混淆可能性”的其他调查结果，异议人不太可能成功证明存在虚假陈述。因此，PAR几乎不需要依赖这样一个事实，即申请人在他们的标记中包括“种子”（seed）一词，而异议人则始终只使用“芒果” （mango）一词。

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[1] See list of Opponents’ earlier marks in Schedule.
[2] Hu Kim Ai v Liew Yew Thoong [2007] SGIPOS 11.
[3] Hiang Kie Pte Ltd assigned to Coffee Club Private Limited v PT Super World Wide Foodstuff Industries [2003] SGIPOS 10.
[4] Pirelli & C. S.P.A. v Tao, Hsiu-Chih [2014] SGIPOS 7.
[5] Staywell Hospitality Group v Starwood Hotels & Resorts Worldwide [2014] 1 SLR 911.